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◆ 指导案例

2017年江苏法院知识产权司法保护十大案例

日期:2018-4-24 13:02:49 人气:326

民事案件

1.涉及职务发明认定的专利权权属纠纷案

――南京伟思医疗科技股份有限公司诉南京麦澜德医疗科技有限公司、史某某、杨某某、周某、杨某专利权权属纠纷案

2.涉功能性特征认定的侵害发明专利权纠纷案

——SMC株式会社诉苏州山耐斯气动有限公司、神驰气动有限公司侵害发明专利权纠纷案

3.茅盾手稿著作权纠纷案

――沈某宁、沈某燕、沈某衡诉南京经典拍卖有限公司、张某著作权权属、侵权纠纷案

4.涉及“宝高”积木拼装玩具著作权侵权纠纷案

――宝高(南京)教育玩具有限公司、熙华世(南京)科技有限公司诉晋江市东兴电子玩具有限公司、南京金宝莱工贸有限公司侵害其他著作财产权纠纷案

5.涉楼盘名称商标侵权责任的认定

——华润(集团)有限公司诉江苏润石房地产开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

6.追偿植物新品种临时保护期内使用费纠纷案

――江苏省高科种业科技有限公司诉南通市粮棉原种场植物新品种追偿权纠纷案

7.涉及“特种兵生榨椰子汁”知名商品特有的包装、装潢纠纷案

――湛江市苏萨食品有限公司诉江苏恒大食品有限公司、盐城市彭城堂酒业有限公司、南京市江宁区格伦食品销售中心擅自使用知名商品特有包装、装潢纠纷案

行政案件

8.涉外定牌加工商标侵权纠纷案

――浙江方爵进出口有限公司诉中华人民共和国镇江海关、安徽海螺集团有限责任公司撤销行政处罚决定案

9.专利无效宣告决定对行政处理决定影响的专利侵权行政纠纷案

――江阴澄华投资发展有限公司诉无锡市知识产权局、无锡市红光标牌有限公司专利侵权纠纷处理决定案

刑事案件

10.涉及假冒“太太乐”“莲花”知名调味品商标并形成稳定生产、销售体系的侵犯注册商标类犯罪

――石某某等假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪


1. 涉及职务发明认定的专利权权属纠纷案

案号:南京中院(2015)宁知民初字第130号

江苏高院(2016)苏民终988号

原告:南京伟思医疗科技股份有限公司

被告:南京麦澜德医疗科技有限公司

第三人:史某某、杨某某、周某、杨某

  【裁判要旨】

  专利证书所记载的发明人仅是名义上的发明人,专利证书并不具有证明实际发明人的当然效力。当异议人对记载在专利证书上的发明人身份提出异议,并提交了相应的合理怀疑证据时,被告仍需就专利权证书上记载的发明人为实际发明人提交相关证据予以证明。

  在判定某一发明创造是否为职务发明时,应充分运用现有法律关于民事证据的相关规定来认定相关事实,即依照法定程序,全面、客观地审核证据,从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。在具体判断过程中,应遵循法官职业道德,运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断,并公开判断的理由和结果。

  【基本案情】

  南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称伟思公司)系一家专业从事医疗器械等产品的研发、生产、代理销售的企业。史某某、杨某某、周某均为伟思公司的前员工,分别为伟思公司研发部、产品部、质量部负责人。自2010年起,伟思公司先后申请了十多项专利,这些专利发明人中包括史某某、杨某某以及周某。2013年1月16日,南京麦澜德医疗科技有限公司(以下简称麦澜德公司)登记成立,经营范围与伟思公司基本相同,杨某为公司股东之一,其他股东均是史某某、杨某某以及周某的亲友。麦澜德公司成立后,史某某、杨某某先后从伟思公司离职,并入职麦澜德公司工作至今,分别担任副总经理、总经理。2014年8月,伟思公司发现周某以其配偶名义入股麦澜德公司并将伟思公司技术泄露给麦澜德公司后,遂将周某开除。

  2012年11月5日,杨某申请了名称为“一种阴道电极”专利号为201210435831.2的发明专利,即涉案专利。2013年9月13日,涉案专利申请人变更为麦澜德公司,2014年4月16日,该专利获得授权并公告,专利权利证书上记载发明人为杨某,权利人为麦澜德公司。伟思公司认为,杨某本身没有医疗器械行业从业以及相关研究的经历,涉案专利的实际发明人应为史某某、杨某某、周某。该三人在伟思公司任职期间,受伟思公司的工作任务指派,长期利用公司的资金、场地、设备、原材料及不对外公开的技术资料进行与涉案专利有关的科研开发,因此涉案专利对应的技术成果属于以上三人在伟思公司工作期间的本职工作,也是伟思公司分配给其研究项目下的工作内容,涉案专利属于职务发明,其专利权归伟思公司所有。麦澜德公司辩称诉争专利系由杨某完成,麦澜德公司从杨某处受让了该专利,史某某、杨某某、周某并非诉争专利的实际发明人,更与史某某、杨某某、周某在伟思公司处的职务无关,权属应归麦澜德公司所有。

  【法院认为】

  南京中院一审认为:

  1.杨某不具备研发涉案专利的工作经验和研发涉案专利的专业知识和研发能力,结合涉案专利申请、转让的事实,杨某不是该专利的发明人。2.伟思公司早已形成了涉案专利的研发方向和研发思路,也已经形成了包含涉案专利技术最主要部分的技术方案,史某某、杨某某、周某具有研发涉案专利的工作经验和专业能力,长期从事与涉案专利相关的技术工作,对涉案专利的创造性作出了实质性贡献,故涉案专利的实际发明人系史某某、杨某某和周某,属于他们的职务发明,专利权应归伟思公司所有。3.2012年,史某某、杨某某尚未离职就策划成立与伟思公司有市场竞争关系的公司,且将涉案专利产品作为拟成立公司的主要技术和产品,现二人分别在麦澜德公司处担任副总经理和总经理职位。周某被伟思公司解除了劳动合同关系后在麦澜德公司担任售后经理一职。可见,史某某、杨某某、周某等离职和跳槽行为早有预谋。杨某某、史某某、周某三人为规避法律,故以杨某的名义进行了专利申请,后再由杨某将该专利转让给麦澜德公司,利用公司法律人格独立的特点,为己谋利。综上,南京中院一审判决涉案专利属于职务发明,专利权应归伟思公司所有。麦澜德公司、史某某、杨某某、周某、杨某不服一审判决,向江苏高院提起上诉。

  江苏高院二审认为:

  一、现有证据不足以证明杨某是涉案专利的发明人。我国专利申请过程中,并不对申请文件中所记载的发明人作实质性审查,专利证书上所记载的发明人仅是名义上的发明人,专利证书并不具有证明实际发明人的当然效力。因此,当伟思公司对记载在专利证书上杨某的发明人身份提出异议,并提交了相应的合理怀疑证据时,杨某仍需就其为实际发明人提交相关证据予以证明。但杨某就涉案专利的发明过程、专利申请、专利申请权转让的过程等所作陈述,或无确切证据予以证实,或无法得到事实的印证,甚至部分陈述之间相互矛盾,其对涉案专利所属领域的知识缺乏基本的了解,故难以采信其系涉案专利发明人的主张。本案一审中,杨某在庭审中口述了涉案专利的发明动机和发明过程,但当一审法院根据其陈述要求其提交保存在电脑中的相关资料时,其却以搬家过程中电脑丢失为由未予提交;杨某在系列案件庭审中先称其可以熟练操作ProE软件,且是通过该软件进行涉案专利的绘制,但当一审法院要求其当庭演示使用该专业软件时,其体现的对该软件的操作技能无法达到绘制涉案专利附图的能力;杨某对涉案专利所属领域的国内外厂家生产的与专利同类产品基本无法辨识区分;杨某对涉案专利所涉及的导电硅胶的电阻大小、电极的检测方法、生物相容性要求和国家标准、专利产品的尺寸参数、市场同类产品的价格等问题均无法做出回答;杨某庭审中陈述其将涉案专利的申请权转让给了麦澜德公司,且麦澜德公司没有对涉案专利技术进行改进,但涉案专利申请权转让《协议书》上的签字亦非杨某本人所签,且在之后的庭审中其又称麦澜德公司对涉案专利方案进行了改进;在作出涉案专利的发明之前,杨某没有涉案专利技术领域相关的学习、从业经历,杨某虽在上诉理由中对以上种种矛盾和不合常理之处进行了解释,但仅系简单的辩解,并未提交实质性证据予以佐证,故对其该上诉理由不予采信。

  二、涉案专利属于杨某某、史某某、周某等的职务发明,专利权应属伟思公司。首先,杨某某、史某某、周某应认定为涉案专利的实际发明人。一方面,正如一审判决所指出,根据史某某、杨某某、周某等人在伟思公司工作经历,三人均完全具备研发涉案专利的专业知识和研发能力,掌握了涉案专利核心技术,亦有利用伟思公司技术成果为己谋利的动机和故意,而以杨某为发明人名义申请涉案专利系规避法律,理由不再重复。另一方面,杨某并非涉案专利实际发明人,而涉案发明又不会无故产生,再考虑到涉案专利的专利代理机构及代理人与伟思公司同时间段内申请的多项专利为同一机构、同一代理人,伟思公司的上述专利的发明人中,均有史某某、杨某某和周某,而且史某某也在本案中自认,在涉案专利申请权从杨某转让至麦澜德公司之后,答复知识产权局审查意见通知书的相关事宜,均是由其负责跟进并完成。因此,从涉案专利以及相关专利的申请信息亦可看出,涉案专利的完成与史某某、杨某某和周某等人具有密切关联。综上,结合杨某某、史某某、周某三人的职业经历及技术背景,相互之间以及与伟思公司、麦澜德公司之间的利益关系,涉案专利的申请信息和技术内容,史某某、杨某某、周某关于其并非涉案专利实际发明人的自我否认难以采信。

  其次,涉案专利属于杨某某、史某某、周某执行伟思公司任务所完成的发明创造,为职务发明,专利权权属应归伟思公司。伟思公司在本案中提交了大量的证据,证明涉案专利与杨某某、史某某、周某等人在伟思公司所从事的工作有关,具体理由与一审判决基本相同,不再赘述。需特别指出的是,麦澜德公司等上诉主张涉案专利与伟思公司的阴道电极套专利是不相同的,因此涉案专利与伟思公司没有关系。对此二审法院认为,在职务发明的认定中,并非只有当原告单位能够举出包含了与诉争专利技术完全一致信息的相关证据时,才能将诉争专利认定为属于原单位职工的职务发明。本案中,虽然伟思公司的实用新型专利采集肌电的导电部分是不锈钢片,而涉案专利为可注塑的导电材料(导电硅胶),但从伟思公司提交的证据可以看出,伟思公司在涉案专利申请前已经认识到了采用不锈钢片材料的不足,进行了用导电硅胶作为替代材料的研究工作,并提出了阴道电极套的技术方案,该技术方案的思路就是以导电硅胶电极取代传统的金属片电极,从而达到一次性使用的目的,这与涉案专利技术方案极其相关,一审法院据此认定涉案专利属于职务发明具备事实和法律依据。二审法院遂驳回上诉,维持原判。

  麦澜德公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后认为:审判人员应当依照法定程序,全面、客观地审核证据,依据法律的规定,遵循法官职业道德,运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断,并公开判断的理由和结果。审判人员对案件的全部证据,应当从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合判断审查。本案中,杨某在一审诉讼程序中诉争专利的发明过程、专利申请情况、专利申请权的转让过程等作出的陈述,或无证据予以证实,或无法得到事实的印证,并且杨某的前后陈述还存在严重矛盾。此外,杨某没有诉争专利技术领域的相关学习、从业经历。因此,本案现有证据不能证明杨某是诉争专利的发明人。综合全案证据可知,伟思公司在2011年就开始针对涉案专利所要解决的技术问题进行了立项研发,史某某、杨某某、周某参与了研发过程。再结合麦澜德公司成立时间、背景、股东构成可以认定,涉案专利的实际发明人为史某某、杨某某、周某,其以杨某的名义申请诉争专利是为了规避法律,将诉争专利利益输送给与伟思公司构成同业竞争的麦澜德公司。诉争专利系史某某、杨某某、周某为执行伟思公司的任务而完成的职务发明创造,专利权应归属于伟思公司。综上,驳回再审申请。

  【典型意义】

  本案系涉及职务发明认定的专利权权属纠纷。此类纠纷的常见情形一般是单位与员工之间就员工所完成的发明创造的权利归属产生争议,即单位员工将在职期间或离职后一年内完成的发明创造以其个人名义申请专利并获得授权,员工为专利权人,而单位主张上述专利系员工的职务发明,权属应当归单位所有。此种情形下,双方对于员工为诉争专利的发明人身份不存在争议。而本案特殊性在于:诉争专利证书上记载的发明人并非原单位员工,而是与原单位没有关系的第三人,并且该第三人在提出涉案专利申请后,旋即将专利申请权转让给了第三人公司,也即本案被告。因第三人公司和名义发明人均与原告没有直接法律关系,故难以直接适用相关法律规定确定专利权归属,而需要结合专利法关于确认发明人身份和职务发明的相关规定予以判定。此外,由于专利法关于确认发明人身份和职务发明的规定又较为笼统,这就需要审判人员发挥审判经验,充分运用民事证据规则,综合全案证据认定相关法律事实,以作出公平公正的裁判。

  在本案审理中,法院正是从证据规则和事实细节入手,首先排除了专利证书上所记载的、与原单位没有雇佣或委托关系的第三人为实际发明人的可能性;其次,对诉争专利的技术内容与离职员工在原单位的工作内容进行了技术比对,最终认定诉争专利系离职员工在原单位任职期间为执行原单位的任务而完成的职务发明创造。非常值得关注的是,法院在判定涉案专利权归属的同时,也依据查明的事实,对被告和第三人为规避法律、输送利益而故意以他人名义申请涉案专利的不正当行为进行了明确评判。本案意义不仅在于对今后可能出现的同类型案件具有重要的参考作用,还在于裁判尺度和结果充分体现了司法加强保护企业创新、引导创新主体诚信创业、公平竞争的态度,具有积极的社会效应。

 

2. 涉功能性特征认定的侵害发明专利权纠纷案

案号:苏州中院(2014)苏中知民初字第00311号

江苏高院(2016)苏民终291号

原告:SMC株式会社

被告:苏州山耐斯气动有限公司、神驰气动有限公司

  【裁判要旨】

  原告对于权利要求中的某一技术特征并非“功能性特征”负有举证责任。并非所有以功能或者效果表述的技术特征都为最高法院司法解释所规定的“功能性特征”。对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,如果本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的,则不应将该技术特征认定为“功能性特征”。如果教科书、工具书等资料中已经记载了能够实现相同功能或者效果的具体实施方式,则此种情形即能够证明“本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”。对此以功能和效果表述的技术特征的技术内容,应限于那些已为本领域普通技术人员所知晓的实施方式,不应当作无限扩张,理解为所有能够实现相同功能或者效果的实施方式,否则将会使得专利保护范围与技术贡献失衡,挤压创新空间。

  【基本案情】

  SMC株式会社系名称为“电磁阀”、专利号为ZL02130310.X号发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。其于2013年发现苏州山耐斯气动有限公司(以下简称山耐斯公司)销售神驰气动有限公司(以下简称神驰公司)制造和销售的多款型号电磁阀产品(以下简称被诉侵权产品)侵害了其涉案专利的专利权,遂向苏州中院提起诉讼,请求法院判令山耐斯公司和神驰公司停止制造和销售被诉侵权产品,神驰公司赔偿其各项经济损失及合理费用共计100万元。

  涉案专利的权利要求1为:“一种电磁阀,包括阀和螺线管,该阀具有通过接近或远离阀壳体内的阀座而切换流路的阀芯,该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯,而且该螺线管具备构成通电系的通电端子,其特征在于:上述阀壳体由具有电气绝缘特性的合成树脂构成,在把上述螺线管的通电端子插入到在上述阀壳体上的与螺线管的结合面上开设的端子插入孔内的状态下,固定上述螺线管和阀,在上述阀壳体上设置:用于插入从该阀壳体的外侧一直延伸到上述端子插入孔内的通电端子且与该通电端子电气连接的接触端子的开口”。涉案专利说明书第5页记载:“如图1~图3及图7所示,上述螺线管2构成为,嵌入式地固定铁心32于缠绕线圈31的线圈骨架30的一端,同时滑动自由地嵌入受该固定铁心32吸附的可动铁心33,通过围绕线圈31周围构成螺线管2外周的磁性罩34及位于该磁性罩34和可动铁心33之间的磁极35形成线圈31周围的磁性回路”。

  在SMC株式会社提起本案诉讼之前,其曾以乐清市迈得发自动化设备有限公司(以下简称迈得发公司)生产、销售的部分SY系列电磁阀产品侵犯了涉案专利为由,向上海市第二中级人民法院提起侵害发明专利权纠纷之诉【(2013)沪二中民五(知)初字第51号】。在该案中,该院委托技术鉴定并由工信部鉴定所作出第136-1号报告(以下简称第136-1号鉴定报告)。该报告认为,被诉SY系列电磁阀产品的技术特征B3为“螺线管由一端开口的磁性罩、内装线圈、线圈骨架、移动铁芯、磁极板等部件组成,在接通或关闭电源时,线圈驱动铁芯进而驱动推杆、阀芯,在接近或远离阀座方向上做轴向位移”,而涉案专利权利要求1对应技术特征A3为“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于A3未逐个列出螺线管各部件及其与阀芯之间的互动关系,仅列出螺线管的功能效果为在接近或远离上述阀座的方向驱动阀芯,因此A3为功能性技术特征,需要通过说明书及其附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。而根据说明书第5页第2自然段及附图1至图3及图7,A3螺线管的技术特征应限定为包括固定铁心、线圈、线圈骨架、可动铁心、磁极以及磁性罩。两者相比,B3中的螺线管缺少A3中的螺线管所具有的固定铁心,而以磁性罩的端壁部兼做固定铁心,故B3与A3该对应技术特征不同。

  另,SMC株式会社还拥有名称为“电磁阀用筒形线圈”、专利号为ZL02130309.6的发明专利权,该专利系与涉案专利同日申请,并于2006年12月6日授权公告。该专利说明书第1页背景技术中记载的线圈构成包括有固定铁心,第2页发明内容记载为:“本发明的课题在于提供下述电磁阀用筒形线圈,通过使其它构件兼做固定铁心,可减少部件数目、简化装配工序,同时能够以更低的成本来制造”。

  本案中,涉案专利权利要求1的前序部分技术特征“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”(以下简称A3特征)的具体实施方式是否属于功能性特征,以及该技术特征的内容应如何确定是双方争议的焦点和法院审理的重点问题。SMC株式会社认为,A3特征并非功能性特征,其技术内容不能限于说明书中的具体实施例及其等同方式,退一步而言,即便被认定为功能性特征,被控产品的相应技术特征也与专利说明书实施例的相应技术特征构成等同特征;而神驰公司则抗辩认为,A3特征属于功能性特征,故该特征的技术内容应当由说明书第5页所记载的实现该功能(在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯)的具体实施例确定。由于被控侵权产品实现上述功能的实施方式与涉案专利说明书中所记载的具体方式既不相同也不等同,故被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。

  【法院认为】

  苏州中院一审认为:

  根据神驰公司在诉讼中确认以及第136-1号鉴定报告结论,被控产品与涉案专利权利要求1的技术特征相对比,缺少固定铁心,其余技术特征均相同。涉案专利权利要求1中“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”的技术特征,系以能够实现的功能来进行表述的技术特征,其未对螺线管内各部件及其与阀芯之间的互动关系进行明确,属于功能性技术特征,对此应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式来确定该技术特征的内容。涉案专利说明书在其实施例及附图中阐述的螺线管包括固定铁心、线圈、线圈骨架、可动铁心、磁极以及磁性罩,而被控产品的螺线管则由磁性罩、内装线圈、线圈骨架、移动铁心、磁极板等部件组成,并不包括固定铁心,而是以磁性罩的端壁部兼做固定铁心。两者对比,不属于该领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的替换方式,应属于不同的技术手段。

  关于SMC株式会社又主张第ZL02130309.6号专利公开了以磁性罩的端壁部兼做固定铁心的技术特征,且与涉案专利使用固定铁心的技术特征均在被控侵权行为发生之前,属于“本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能联想到的”,故应构成等同的问题,一审法院认为,前述表述,系指就本领域普通技术人员而言,在被诉侵权行为发生日前,在该专利所属技术领域内,依当时的技术水平及技术认知能力而言的技术手段的惯常替换,SMC株式会社持有的现行有效的第ZL02130309.6号名称为“电磁阀用筒形线圈”的发明专利中,其披露的区别于使用固定铁心的背景技术,以磁性罩的端壁部兼做固定铁心系该专利的发明内容,恰恰进一步印证如前所述的两者不等同的结论,故SMC株式会社该主张无法律依据不能成立。综上,被控产品“以磁性罩的端壁部兼做固定铁心”该技术手段与涉案专利说明书中包括“固定铁心”的具体实施方式不同,其与涉案专利权利要求1记载的该对应技术特征既不相同也不等同,未落入涉案专利权的保护范围。据此,苏州中院一审判决:驳回SMC株式会社的诉讼请求。

  SMC株式会社不服一审判决,向江苏高院提起上诉,认为:1.一审错误认定涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”为功能性技术特征,并由此错误地将涉案专利的保护范围缩小为涉案专利说明书实施例所描述的结构。2.一审未考虑等同侵权判定时应以被诉侵权行为发生时的技术水平为判断标准,从而做出了“以磁性罩端壁部兼做固定铁心”与“独立固定铁心”不构成等同的错误认定。根据ZL02130309.6号专利的说明书,该专利发明点就是用磁性罩端壁部代替固定铁心,因此自ZL02130309.6号专利的授权公告日(2006年12月6日)起,磁性罩端壁部代替固定铁心的技术方案就为本领域技术人员所普遍知晓,成为本领域一般的技术知识。本案被诉侵权行为发生在2013年,在此时用磁性罩端壁部代替固定铁心的技术方案相对于独立固定铁心,不存在创造性劳动。因此在被诉侵权行为发生时,两者的技术手段基本相同,功能和效果均相同,且属于本领域技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的替换,故应至少构成等同技术特征。

  二审期间,SMC株式会社提交了2011版《中国电力百科全书(第二版)》,用于证明螺线管结构是公知常识,涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”技术特征不应被认定为功能性特征。该书第100页记载:“电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成,电磁部分由电磁线圈与磁芯构成,电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁,磁芯受电磁线圈驱动;中间部件由磁芯带动,分直动式与先导式两种”。

  江苏高院二审认为:

  首先,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利法司法解释(二)》)的相关规定,并非只要是以功能或者效果进行限定的技术特征就必然是功能性技术特征,如果本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的,可以不认定为功能性技术特征。

  其次,涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征描述了阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系,限定了阀芯是在螺线管的作用下,接近或远离阀座,实现电磁阀的启闭。而根据SMC株式会社二审提交的新证据《中国电力百科全书(第二版)》所公开的电磁阀技术信息可知,“电磁线圈”相当于涉案专利的螺线管,“中间部件”相当于涉案专利的阀芯,“电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁,磁芯受电磁线圈驱动;中间部件由磁芯带动,分直动式与先导式两种”相当于涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于《中国电力百科全书(第二版)》为公开发行的书籍,且发行时间早于涉案专利的申请日,因此,其上记载的内容在本案的专利权利要求解释过程中应作为本领域普通技术人员所掌握的知识。由此,涉案专利权利要求所限定的阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系已经属于本领域普通技术人员的公知常识,本领普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时,能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的,无需再从专利说明书的具体实施例中了解相关技术信息从而获知其具体实施方式。故第136-1号鉴定报告的鉴定意见不应采信,涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”不应认定为功能性特征,更不应将该技术特征的结构限定为专利说明书的具体实施方式及其等同实施方式。

  第三,被控产品的阀芯亦是在螺线管的驱动下接近和远离阀座,因此与涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一特征相同。由于被控产品的其余技术特征与涉案专利对应技术特征均相同,因此根据全面覆盖原则,被控产品落入涉案专利权的保护范围。被控产品虽与专利说明书中所公开的具体实施例相比,缺少固定铁心,但如前所述,涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征不能限定为说明书的具体实施方式,因此神驰公司关于被控产品因缺少固定铁心而不落入专利权保护范围的抗辩理由不予支持。

  二审法院亦特别指出,在(2013)沪二中民五(知)初字第51号案以及本案一审中,当事人并未提交证明“该螺线管”及其实现“驱动上述阀芯”功能的内部结构是所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的,并推翻第136-1号鉴定报告鉴定意见的相关证据,作出该案判决的法院是基于查明的技术事实将涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”认定为功能性特征。而在本案二审中,根据新证据,可以证明本领域普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时,能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征,故二审法院在新查明的事实基础上,适用《专利法司法解释(二)》相关规定,认定该技术特征为非功能性特征。

  综上,二审法院撤销一审判决,改判神驰公司、山耐斯公司立即停止侵害SMC株式会社涉案专利权的行为,神驰公司赔偿SMC株式会社经济损失及合理开支合计人民币15万元。

  【典型意义】

  功能性特征一直是专利理论研究和司法实践中的热点和难点。本案是首例适用《专利法司法解释(二)》第八条但书条款的案例,案情以及裁判过程集中反映了当前关于功能性特征司法认定以及侵权比对中所存在的一些共性问题。二审法院进行了积极、大胆的探索,在查明新事实的基础上,认定权利要求中的争议技术特征并非功能性特征,不应以说明书中的具体实施方式限定其技术内容。同时,需要注意的是,专利保护的是技术方案而非功能或者效果,故在一般情况下,专利权利要求一般应由结构、组分、步骤、条件或其之间关系等具有实质技术内容的技术特征组成。但事实上,绝大多数的发明创造都是在前人的基础上作出的改进,即便是原创性发明,其完整技术方案中也必然会含有与现有技术共有的技术特征,对这些出现在现有技术中并且已为本领域普通技术人员所熟知其实施方式的技术特征,没有必要再在权利要求中一一详细表述,可以对此进行合理适当的概括,最有效的方式就是采用功能或者效果性质表述来概括这些技术特征。故以功能和效果表述的技术特征的技术内容,应限于那些已为本领域普通技术人员所知晓的实施方式,不应当作无限扩张,理解为所有能够实现相同功能或者效果的实施方式,否则将会使得专利保护范围与技术贡献失衡,挤压创新空间。

  本案二审在重新确定权利要求中的争议技术特征的技术内容后,将其与被诉侵权产品进行技术比对,最终认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围构成专利侵权。判决后被告自觉履行了二审判决确定的赔偿义务。本案二审法院就司法解释所确立的功能性特征排除标准所作的进一步细化及具体操作方法,既接受了司法实践的检验,又拓宽了专利侵权案件的裁判思维和方法。本案取得了良好的法律效果和社会效果。

 

3. 茅盾手稿著作权纠纷案

案号:南京六合法院(2016)苏0116民初4666号

南京中院(2017)苏01民终8048号

原告:沈某宁、沈某燕、沈某衡

被告:南京经典拍卖有限公司、张某

  【裁判要旨】

  美术作品原件所有人在行使物权的过程中,应以不损害该作品著作权人的合法权利为前提。拍卖公司作为接受物权人委托的拍卖方,除负有物权保护注意义务外,还应负有合理的著作权保护注意义务,规范尽职地进行拍卖活动,审慎地避让著作权人的权益。在未经著作权人许可的情况下,拍卖公司擅自在互联网上宣传展示美术作品全貌的高清图片的行为,构成对作品复制权、展览权、信息网络传播权等权利的侵害,应承担著作权侵权的法律责任。

  【基本案情】

  1958年,茅盾先生将其用毛笔书写创作的一篇评论文章《谈最近的短篇小说》向杂志社投稿,该篇文章的文字内容发表于《人民文学》1958年第6期。此后,《谈最近的短篇小说》的手稿原件被张某持有。2013年11月13日,张某委托南京经典拍卖有限公司(以下简称经典拍卖公司)拍卖多件物品,其中包括涉案手稿。2013年12月30日,经典拍卖公司通过数码相机拍照上传了涉案手稿的高清数码照片,在其公司网站和微博上对手稿以图文结合的方式进行了宣传介绍。公众在浏览经典拍卖公司网站时,可以看到涉案手稿的全貌,也可以通过网页的放大镜功能观察到每页手稿的局部细节。

  2014年1月3日至4日,经典拍卖公司对涉案手稿进行了拍卖前的预展。预展过程中,经典拍卖公司展示了涉案作品原件,也向观展者提供了印有涉案拍品的宣传册。2014年1月5日,涉案手稿在经典拍卖公司2013季秋拍中国书画专场进行拍卖,经过多轮竞价,案外人岳凯以1050万元的价格竞得涉案手稿。但此后岳凯并未向张某支付相应价款,因拍卖未成交,岳凯和张某也未向经典拍卖公司支付佣金。目前,涉案手稿原件仍由张某持有。拍卖结束后,经典拍卖公司仍在互联网上持续展示涉案手稿,直至2017年6月才将其删除。

  沈某宁、沈某燕、沈某衡系茅盾先生的合法继承人,其认为张某和经典拍卖公司的上述行为侵害了涉案手稿的著作权,故诉至法院,请求判令:1.经典拍卖公司、张某停止侵害涉案手稿作为美术作品的展览权、发表权、复制权、发行权、信息网络传播权,以及作为文字作品的复制权、发行权、信息网络传播权的行为;2.经典拍卖公司、张某在媒体及网站上向其承认错误并赔礼道歉;3.经典拍卖公司、张某连带赔偿其经济损失50万元。

  【法院认为】

  南京六合法院一审认为:

  一、涉案手稿既是文字作品又是美术作品。“著作权所称作品,指文学、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果”。正确认定作品,是处理著作权侵权争议的前提。本案所涉手稿是茅盾先生创作的一篇近万字的评论文章,该篇文章的文字表达具有独创性的内容,应当作为文字作品予以保护。同时,该手稿是茅盾先生用毛笔书写,其文字风格瘦硬清雅、俊逸舒朗,展现了瘦金体楷书书体的魅力,具备了美术作品的特征,应受到我国著作权法保护。

  二、张某是涉案手稿的合法所有人。涉案手稿系动产,且无法定物权登记机关,张某实际持有该手稿,在无证据证明张某为非法持有人的情况下,应认定张某系涉案手稿合法所有人。另外,张某是徐州丰顺发展有限公司董事长、徐州市收藏家协会副会长,张某作为收藏爱好者,从文化市场购买藏品存在一定的合理性。

  三、经典拍卖公司在拍卖前已尽到合理注意义务。涉案手稿并无物权登记机关,根据动产的物权公示原则,张某作为动产的持有人已向经典拍卖公司书面说明以买卖的方式购得该手稿,并保证自己为合法所有人,经典拍卖公司有理由相信张某是物权人,有权拍卖涉案手稿。因此,经典拍卖公司已尽到拍卖人对于委托人身份及对拍品相关权利的合理注意义务。

  四、经典拍卖公司侵害了涉案手稿的信息网络传播权。张某作为所有人,有权以拍卖的方式出售作品原件。经典拍卖公司作为拍卖人,将涉案手稿印于拍卖图录中,在正式拍卖前向特定人群无偿少量发放,在公司网站和微博中介绍拍品的行为,均符合相关法律、规章的规定及拍卖惯例,是以拍卖为目的,向潜在竞买人进行的必要宣传,不构成侵犯原审原告就涉案手稿作为美术作品享有的展览权、发表权,以及作为文字作品及美术作品享有的复制权、发行权、信息网络传播权。但是,经典拍卖公司在拍卖结束两年多时间内,仍在互联网上持续使用涉案手稿,侵害了涉案手稿的信息网络传播权。关于侵权赔偿金额,一审法院根据茅盾先生的知名度和影响力、涉案作品的价值、经典拍卖公司的过错程度,以及侵权行为的时间、规模、性质、情节,原审原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素酌情确定赔偿数额。此外,因经典拍卖公司、张某未侵犯到涉案手稿著作权的人身权利,也未对涉案手稿的作者和著作权人的名誉造成损毁,故对于赔礼道歉的诉讼请求,不应予以支持。

  南京六合法院一审判决:经典拍卖公司于一审判决发生法律效力之日起停止侵害涉案手稿信息网络传播权的行为;经典拍卖公司自一审判决发生法律效力之日起十日内赔偿沈某宁、沈某燕、沈某衡经济损失100000元;驳回沈某宁、沈某燕、沈某衡的其他诉讼请求。沈某宁、沈某燕、沈某衡不服一审判决,向南京中院提起上诉。

  南京中院二审认为:

  一、张某系涉案手稿的合法所有权人

  首先,从主观状态看,“非基于遗失人的意志”是认定遗失物的主观要件,本案中,茅盾先生将涉案手稿投给《人民文学》杂志社完全出于其主观意愿,并非无意间丧失了对手稿原件的占有,所以就手稿丧失占有的本初状态而言,不符合法律对遗失物认定的主观要件。其次,从客观情境看,在没有证据证明手稿在何时何地何种情形遗失的情况下,涉案手稿存在多种流转的可能,一审法院的判断并无不当。再次,就实体规范而言,涉案手稿系动产,张某实际占有涉案手稿,该占有状态即物权法规定的动产所有权公示的原则状态,在无相反证据证明张某为非法持有人的情况下,张某应认定为涉案手稿的合法所有人。最后,就程序规则而言,法院审理和裁判的对象应当按当事人的诉讼请求予以确定,不得超出当事人请求事项的范围进行裁判。上诉人并未就涉案手稿的物权进行单独主张,因此法院审理的范围应限于被控著作权侵权行为是否有事实和法律依据,本案对于涉案手稿所有人的审查亦是基于著作权侵权法律关系,需要对张某是否有权委托经典拍卖公司处分涉案手稿进行前提性判断,而不是基于物权法律关系审理涉案手稿的权属问题。所以,本案得出的张某为手稿合法所有权人的判断,并不妨碍上诉人在证据更加充分的情况下,单独对手稿物权主张权利。

  二、涉案手稿既是文字作品也是美术作品

  一审法院认定涉案手稿既属文字作品亦为美术作品,对于文字作品的认定,双方当事人均无异议,不再赘述。对于美术作品的认定,双方各执一词,二审法院认为:首先,从构成要件来看,美术作品除了需要具备一般作品的独创性、可复制性以外,还需要能够通过“线条、色彩或者其他方式”给人以美感。本案中,涉案手稿长章大篇、一气贯之,足见书法功力之深,全篇节奏分明、法度严谨、端稳庄重,线条如张弓之弦,舒展雅致,风骨不俗,笔画细劲多曲,清瘦挺拔,风格俊爽,体现了汉字书写艺术的精妙,能够给人以审美的享受,符合著作权法对于美术作品的相关规定。其次,从文学作品与书法作品的关系来看,虽然两者是截然不同的艺术形式,有着各自独立的发展规律,但彼此之间又有着不即不离、相融相渗的关系。历史上许多文学家亦是书法家,很多文学作品的原件本身也是极其珍贵的书法作品。茅盾先生在多年的文学创作中始终注重对自身书法的磨练精进,成功地将文学书写与书法书写进行了融合,其传留下来的诸多书信、题词、手稿等被公认具有较高的书法艺术价值。最后,著作权法并不要求智力成果的表现形式与最终用途一致,也不要求美术作品具备题跋、印章等形式特征,传统文人书法更加推崇不拘一格的乘兴之作,如王羲之的《兰亭序》和颜真卿的《祭侄文》,都被认为是极具艺术价值的书法作品。所以,涉案手稿虽是茅盾先生向杂志社投稿之作,亦不具备题跋、印章、纸张等形式特征,但不妨碍其被认定为书法作品。

  三、经典拍卖公司侵害了上诉人的美术作品著作权

  首先,涉案手稿上同时承载着著作权(表达)和物权(载体),这两种权利虽然都是绝对权、对世权,但其权利的行使并非没有限制。物权人在占有、使用、处分作品的过程中,不应损害著作权人的权益。本案中,经典拍卖公司作为专业的拍卖机构,除负有物权保护注意义务外,还应当负有合理的著作权保护注意义务,应结合手稿上所承载的著作权性质,或者要求委托人提供与著作权相关的许可或授权材料,或者在整个拍卖过程中审慎地避让著作权人的权益,以避免拍卖行为可能对著作权人利益的侵害。然而,经典拍卖公司并未适当履行合理的注意义务,在接受委托之初未对涉案手稿的著作权状态与归属进行审查,在此后的拍卖活动中,将涉案手稿的高清电子照片以2836×4116的像素上传至公司网站展示,手稿作品的全貌与细节在互联网上毫无保留地向社会公开。拍卖结束后,经典拍卖公司仍在互联网上持续使用涉案作品,导致著作权人利益受损,上述行为不应被认定是适当良善的展示宣传行为,更不应是拍卖行业普遍存在的行业惯例。所以,经典拍卖公司的行为侵害了手稿美术作品的发表权、复制权、展览权和信息网络传播权。其次,涉案手稿的文字内容发表于《人民文学》1958年第6期,公众可以通过公共渠道获取《谈最近的短篇小说》文字内容的相关信息,从而了解茅盾先生的思想、观点和情感。判断文字作品侵权的前提是“以文字形式表现”,本案中,经典拍卖公司无论是制作宣传图册还是上传电子照片,均是以图片的形式呈现。宣传图册以2页的篇幅缩印了手稿28页的内容,由于缩印后图片尺寸较小,手稿上所记载的文字内容已无法辨识;上传至网络的手稿照片为PNG格式,公众无法将该图片上的文字内容直接复制或下载。所以,上诉人指控经典拍卖公司侵害了其作为文字作品权利人的复制权、发行权和信息网络传播权的主张,没有事实和法律依据,不应予以支持。最后,张某作为涉案手稿的所有权人,有权选择以拍卖的方式处分自己的合法财产,其并没有著作权侵权的故意,也没有实施相应的侵权行为,经典拍卖公司的侵权行为亦不是张某委托拍卖的必然结果。所以,张某的行为没有侵害涉案手稿的著作权。

  四、经典拍卖公司应当承担的侵权责任

  经典拍卖公司侵害了涉案手稿的美术作品发表权、复制权、展览权和信息网络传播权,应当承担停止侵权、赔礼道歉和赔偿损失的侵权责任。鉴于发表权是一次性行使的权利,涉案手稿作为美术作品的发表权已经用尽,且经典拍卖公司已自行停止了相关侵权行为,所以,上诉人要求经典拍卖公司停止侵害其发表权、复制权、展览权和信息网络传播权行为的诉讼请求已无事实基础,并无予以支持的必要。由于著作权具有明显的人身权利属性,与上诉人的人身利益密切相关,且经典拍卖公司通过网络、媒体对涉案手稿的拍卖活动进行了广泛宣传,伤害了上诉人的感情。所以,对于上诉人要求经典拍卖公司赔礼道歉的诉讼请求,予以支持。关于赔偿数额,二审法院根据以下因素:1.茅盾先生的知名度和影响力;2.涉案手稿的艺术价值和市场价值;3.经典拍卖公司具体侵害的著作权权项;4.经典拍卖公司的过错程度;5.经典拍卖公司侵权行为的性质、规模、持续时间;6.经典拍卖公司没有获得佣金的实际情况;7.上诉人为制止侵权行为所支付的合理开支等,对一审法院判决的10万元赔偿数额进行了斟酌,特别考虑到案涉拍卖并未实际成交、经典拍卖公司没有实际获得拍卖报酬这一情形,认为一审酌定的赔偿数额尚属适当。

  南京中院二审判决:维持南京六合法院(2016)苏0116民初4666号民事判决第二、三项;撤销南京六合法院(2016)苏0116民初4666号民事判决第一项;被上诉人南京经典拍卖有限公司自本判决生效之日起十五日内就其涉案侵权行为在《扬子晚报》及其官方网站首页上刊登向上诉人沈某宁、沈某燕、沈某衡赔礼道歉的声明。

  【典型意义】

  本案涉及著名文学家茅盾手稿拍卖过程中著作权保护的相关争议。明确了拍卖人在拍卖活动中的知识产权保护注意义务。美术作品因其特有的增值属性往往采用拍卖的方式进行市场流转。实践中,拍卖人因未能充分认识到作品原件上同时承载着物权与著作权两种权利,通常更加注重对作品物权归属的审查,对作品上承载的著作权却未予足够注意,以至于造成对知识产权权利人的侵害。本案的典型意义就在于,厘清了美术作品拍卖活动中著作权法、物权法、拍卖法三部法律交叉调整地带的相关主体权利义务关系,明确了拍卖人的知识产权保护注意义务。当拍卖标的承载着知识产权时,拍卖人应当以适当的方式开展拍卖活动,要么获得权利人的授权,要么采取合理、有效的避让措施。否则,将因不适当的拍卖行为承受不利的法律后果。

  同时,本案判决平衡保护了物权人和著作权人的合法权益。本案在美术作品著作权与物权分离的情况下,明确了原件所有人依法行使处分权、收益权、展览权的行为,均受到法律保护,著作权人无权干涉,且在文字作品已经发表的情况下,著作权人的相关主张也不应得到法院支持。明确了不同主体权利的边界,体现了对物权人和著作权人合法权益平衡保护的司法精神。

  本案还体现了严格保护和精细化裁判的理念。本案按尽职拍卖人的合理标准对拍卖公司苛以严格的注意义务,在停止侵权和赔偿损失的基础上,判决拍卖公司向著作权人赔礼道歉,体现了对知识产权的严格保护。同时,判决中对手稿物权归属的个案认定,对著作权各权项侵权性质的层分理晰,对侵权行为及后果细致考量基础上的赔偿数额确定,充分体现了精细化裁判的审判理念,具有典型示范意义。

附图1:

附图2: